Sentencia nº 00446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Abril de 2011

Magistrada Ponente: Y.J.G.

Exp. Nº 2009-0825 En fecha 6 de octubre de 2009, los abogados J.G.T. y A.J.L.B., inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 71.763 y 42.259, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil LUCKY, LTD, domiciliada en Seúl, Corea, ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el acto denegatorio tácito generado por el silencio administrativo en que incurrió el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO ante la ausencia de respuesta al recurso jerárquico incoado por la referida empresa el 22 de junio de 2001 y ratificado posteriormente en fecha 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución N° 050 dictada por la Registradora de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2001 y publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 445 del 1° de junio de 2001, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración y “niega la inscripción de registro del signo BOOSTIN”.

El 8 de octubre de 2009, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se ordenó oficiar al Ministerio del Poder Popular para el Comercio a fin de solicitarle la remisión del expediente administrativo.

Por diligencia del 10 de noviembre de 2009, los apoderados judiciales de la recurrente solicitaron pasar el expediente al Juzgado Sustanciación a los fines de su admisión.

El 12 de noviembre de 2009, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines del pronunciamiento sobre la admisión del recurso de nulidad ejercido, sin perjuicio de solicitar nuevamente el expediente administrativo.

Por auto del 1° de diciembre de 2009, el referido Juzgado de Sustanciación admitió cuanto ha lugar en derecho el recurso interpuesto. Asimismo, ordenó citar a la Fiscala General de la República, Procuradora General de la República y al Ministro del Poder Popular para el Comercio. Igualmente, ordenó librar el cartel a que alude el undécimo aparte del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este M.T. aplicable ratione temporis, y acordó solicitar nuevamente el expediente administrativo del caso.

Por Oficio N° 83 del 1° de marzo de 2010 el aludido Ministro remitió el expediente administrativo.

Practicadas las notificaciones ordenadas, el 21 de abril de 2010, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual fue retirado y publicado en el lapso legal correspondiente.

El 3 de junio de 2010, la representación judicial de la Procuraduría General de la República presentó escrito de promoción de pruebas, las cuales se admitieron por auto del 29 del mismo mes y año.

En fecha 11 de agosto de 2010, concluida la sustanciación, se ordenó pasar a la Sala las actuaciones.

El 23 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó Ponente a la Magistrada Y.J.G., fijándose un lapso de treinta (30) días de despacho para que las partes presentaran sus informes por escrito.

En fechas 16 de noviembre y 7 de diciembre de 2010, tanto la representación judicial del recurrente, como la Sustituta de la Procuradora General de la República, respectivamente, consignaron sus escritos de informes.

El 8 de diciembre de 2010, se dijo “Vistos” de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por auto de fecha 26 de enero de 2011, se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de la Magistrada T.O.Z., designada por la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, quedando conformada la mencionada Sala de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Y.J.G.; y Magistrados L.I. Zerpa, E.G.R. y la Magistrada T.O.Z..

I

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Los abogados J.G.T. y A.J.L.B., actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Lucky LTD, previamente identificados, ejercieron el presente recurso, indicando entre otros aspectos, los siguientes:

Narraron que en fecha 1° de julio de 1994, fue consignada la solicitud de registro N° 94-8655 de la marca BOOSTIN, Clase 05, “Productos farmacéuticos para animales.”

Que mediante Resolución N° 0006032 del 17 de mayo de 1996, el Registro de la Propiedad Industrial negó otorgar el registro de la mencionada marca con base en lo dispuesto en el artículo 83 literal A de la Decisión 344 de la Comunidad A. deN. que establece: “no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”

Aluden que “erradamente” se consideró que la marca solicitada era similar a la registrada con el N° 118.999-F en fecha 23 de abril de 1986, Clase 6, de Nombre Biostin, de la cual es propietario la empresa R.U. y esta distinguida como “una preparación farmacéutica reactivadora inmunitaria excluyendo toda clase de cosméticos”.

Señalaron que el 22 de julio de 1996, ejercieron el correspondiente recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar, mediante la Resolución N° 050 dictada por la Registradora de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2001 y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 445 del 1° de junio de 2001.

Indicaron que el 22 de junio de 2001 interpusieron el recurso jerárquico ante el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio y luego de siete (7) años, el Viceministro de Industrias Ligeras publicó AVISO OFICIAL en el Boletín de la Propiedad Industrial 495 del 3 de septiembre de 2008 en el cual se notificó que “aquellos interesados o tramitantes que hayan interpuesto recursos jerárquicos contra decisiones publicadas en Boletines de la Propiedad Industrial distintos a los antes mencionados deben igualmente ratificarlos a los efectos establecidos en el presente Aviso Oficial.”

De acuerdo a lo anterior, el 25 de noviembre de 2008 presentaron escrito de ratificación del recurso jerárquico requerido por el Viceministro de Industrias Ligeras, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que hasta la fecha de interposición del presente recurso de nulidad, no se había producido la decisión del recurso jerárquico, por lo que se ha generado el acto denegatorio tácito en virtud del silencio administrativo.

Denunciaron que el acto denegatorio tácito recurrido confirma la Resolución N° 050 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial e incurrió “en vicios en el elemento causa o motivo, en virtud de que el mismo se fundamenta en un falso supuesto de hecho, lo cual acarrea su nulidad absoluta”, por errónea apreciación de los hechos.

Manifestaron que su representada solicitó el registro de la marca “Boostin” la cual a su juicio presenta características diferenciadoras de la marca “Biostim”, toda vez que fonéticamente son pronunciadas de manera diferente, “tanto en el idioma español como en el inglés”.

Subrayaron que la comparación de las marcas debe realizarse tomando en cuenta una visión de conjunto de los signos y que entre las mencionadas marcas “existe tal como lo establece la doctrina diferencia entre el prefijo y sufijo de las mismas.”

Que la marca que pretenden registrar, a su juicio “reúne los caracteres de novedad y originalidad necesarios para la concesión de su registro, por cuanto las diferencias fonéticas entre la marca BOOSTIN y la marca en la cual se basó el Despacho competente para negar la solicitud de registro ‘BIOSTIM’ presentan características que son suficientes y evidentemente diferenciadoras, lo cual permite evidenciar el carácter de originalidad necesario para el registro de la misma.”

Agregaron que no existe riesgo alguno de confusión entre una marca y otra y reiteraron que en su opinión la Administración debió analizar el conjunto de todo lo que representa la marca, “tanto gráfica como fonéticamente de lo cual podría haber concluido (…) que presentan características completamente diferentes fonéticamente hablando así como también que de forma escrita utilizan caracteres diferentes y esto no conllevaría al consumidor a una confusión en el sentido en que fue conceptualizado dicho término.”

Finalmente requirieron se ordene al el registro de la marca BOOSTIN para distinguir “Productos farmacéuticos para animales” y declare con lugar el presente recurso.

II

DE LOS INFORMES DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

En fecha 7 de diciembre de 2010, la abogada A.L.V.B., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 42.223, actuando en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, consignó sus conclusiones escritas, con fundamento en lo siguiente:

Respecto a la denuncia del vicio de falso supuesto de hecho por errónea apreciación de los hechos, al considerar que la marca solicitada se diferencia de la marca base por sus distingues ya que la primera se refiere a productos farmacéuticos para animales y la segunda para preparaciones farmacéuticas reactivadora inmunitaria, excluyendo toda clase de cosméticos indicó que tanto la marca solicitada y posteriormente negada, como la registrada “reproducen fonéticamente la misma pronunciación, lo que contribuye a una confusión de los consumidores.”

Destaca que el problema consiste en que los productos que se despachan a través de las referidas marcas son expedidos en establecimientos comunes y “van dirigidos a distintos tipos de usuarios y de alguna manera el consumidor podría incurrir en una confusión indirecta del producto.”

Advirtió que la negativa de registro de la marca BOOSTIN pretende la protección del colectivo en la adquisición de productos y se ajustó a lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la accionante yerra al aducir que la Administración apreció en forma errónea los hechos y así solicita sea declarado.

Finalmente, solicitó que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad sea declarado sin lugar.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Expuesto lo anterior, observa la Sala que en el caso de autos se interpuso recurso de nulidad contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para el Comercio al no haber decidido el recurso jerárquico interpuesto en fecha 22 de junio de 2001 y ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución N° 050 dictada por la Registradora de la Propiedad Industrial en fecha 5 de febrero de 2001, y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 445 del 1° de junio de 2001, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución N° 6.032, del 17 de mayo de 1996, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 402 de fecha 28 de junio de 1996, mediante la cual se negó la solicitud de registro de la marca “BOOSTIN” en la clase 5 de la Clasificación Internacional, la cual distingue “Productos Farmacéuticos para Animales”

De acuerdo a lo anterior se observa en el presente caso, que el Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al entonces Ministerio de la Producción y el Comercio, en fecha 17 de mayo de 1996, negó mediante Resolución N° 6.032 la solicitud de registro de la marca “BOOSTIN” por encontrarse incursa en las disposiciones prohibitivas previstas en el artículo 83 literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente, la sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reconsideración, siendo declarado sin lugar mediante Resolución N° 050 del 5 de febrero de 2001.

El 22 de junio de 2001, la empresa accionante ejerció recurso jerárquico por ante el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio, de conformidad con los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En fecha 03 de septiembre de 2008, el Viceministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio publicó un Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 495, a fin de solicitar a todos aquellos interesados o tramitantes que hubieren interpuesto recursos jerárquicos contra actos dictados por el Registro de la Propiedad Industrial contenidos en los boletines allí indicados, la ratificación de sus respectivos recursos, en los siguientes términos:

AVISO OFICIAL

Quien suscribe, en uso de la atribución conferida en el numeral 1 de la Resolución DM N° 0171 de fecha 25 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.445 del 26 de mayo de 2006, relativa a la tutela efectiva que ejerce el Viceministerio de Industrias Ligeras del Ministerio del Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MPPILCO) sobre el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), organismo adscrito a este ente ministerial, hace del conocimiento de los tramitantes e interesados, que a partir de la publicación del presente Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial, deben presentar ante el Despacho del ciudadano Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, (…) a los fines de su ratificación copia del recurso jerárquico interpuesto contra los actos administrativos dictados por el Registro de la Propiedad Industrial, contenidos en los Boletines de la Propiedad Industrial Nros. 404, 409, 412, 416, 418, 421, 422, 425, 431, 435, 437, 439, 441, 442, 443, 444, 446, 447, respectivamente, para así proceder conforme con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Queda entendido que, aquellos interesados o tramitantes que hayan interpuesto recursos jerárquicos contra decisiones publicadas en Boletines de la Propiedad Industrial, distintos a los antes mencionados, deben igualmente ratificarlos, a los efectos establecidos en el presente Aviso Oficial.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, se establecen noventa (90) días para efectuar la debida ratificación (…)

. (Subrayado de la cita).

Atendiendo al Aviso Oficial referido, el 25 de noviembre de 2008, la parte accionante consignó escrito de ratificación del recurso jerárquico que originalmente había sido presentado el 22 de junio de 2001.

Luego, la parte actora ejerció recurso de nulidad ante este M.T. el 6 de octubre de 2009, en el entendido de que se había producido un silencio negativo de la Administración.

Determinado lo anterior, se observa lo siguiente:

Mediante Sentencia N° 00028 del 13 de enero de 2011, esta Sala en un caso similar al de autos estableció lo siguiente:

…el aparte 20 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942 del 20 de mayo de 2004, aplicable ratione temporis, el cual se encontraba consagrado en el artículo 134 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y que se reproduce en similares términos en el artículo 32 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece que:

…omissis…

La disposición parcialmente transcrita prevé un lapso de caducidad de seis (6) meses para la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad contra actos de efectos particulares dictados por la Administración, incorporando dentro de dicho lapso aquellos casos en los que ha operado el silencio negativo de la Administración, esto es, que no se ha producido una decisión expresa en el término de noventa (90) días contados a partir de la fecha del ejercicio del recurso administrativo.

Al respecto, cabe destacar que la figura del silencio negativo debe concebirse como una garantía del particular frente a la inercia de la Administración, teniendo aquél la facultad de elegir entre acogerse al silencio administrativo de efectos negativos, y por tanto intentar oportunamente el recurso inmediato siguiente; o bien esperar la decisión tardía de la Administración, en cuyo caso, el lapso de caducidad empezaría a computarse una vez que la Administración emitiera la decisión correspondiente cumpliendo con su deber constitucional de ofrecer respuesta frente a las peticiones de los particulares.

Específicamente la Sala en decisión N° 00428 de fecha 22 de febrero de 2006, ratificó el criterio sentado en sentencia de fecha 22 de junio 1982, caso: Ford Motors de Venezuela, en la que se interpretó el alcance del silencio administrativo como garantía de los administrados. En dicho fallo, que una vez más se ratifica, esta Sala concluyó lo siguiente:

‘1° Que la disposición contenida en el primer aparte del artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (hoy aparte 20 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) consagra una garantía jurídica, que se traduce en un beneficio para los administrados.

2° Que, como tal garantía, debe ser interpretada en sentido amplio y no restrictivo, pues de lo contrario, lejos de favorecer al administrado, como se quiso, lo que haría es estimular la arbitrariedad y reforzar los privilegios de la Administración.

3° Que esa garantía consiste en permitir el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, en ausencia de acto administrativo expreso que ponga fin a la vía administrativa.

4° Que el transcurso del lapso del silencio administrativo sin que el particular ejerza el recurso contencioso-administrativo, no acarrea para aquél la sanción de caducidad de tal recurso, contra el acto que en definitiva pudiera producirse.

5° Que el silencio no es en sí mismo un acto, sino una abstención de pronunciamiento y, por consiguiente, no cabe decir que se convierte en firme por el simple transcurso del plazo de impugnación.

6° Que el silencio no exime a la Administración del deber de dictar un pronunciamiento expreso, debidamente fundado.

7° Que es el administrado quien decide la oportunidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, durante el transcurso del lapso previsto en el artículo 134 (hoy aparte 20 del artículo 21), o posteriormente, cuando la Administración le resuelva su recurso administrativo.

8° Que cuando la Administración resuelve expresamente el recurso administrativo, después de transcurridos los plazos previstos en el artículo 134 (hoy aparte 20 del artículo 21), el particular puede ejercer el recurso contencioso-administrativo contra ese acto concreto.

9° Que a partir del momento en que se notifica al interesado la resolución administrativa expresa de su recurso, comienza a correr el lapso general de caducidad de seis meses para el ejercicio del correspondiente recurso contencioso-administrativo; y

10 Que de no producirse nunca la decisión administrativa expresa, no podrá el interesado ejercer el recurso contencioso administrativo pasados los lapsos a que se refiere el artículo 134 de la L.O.C.S.J. (hoy aparte 20 del artículo 21 de la L.O.T.S.J.), invocando el silencio administrativo’. (Destacado de la Sala)

…omissis…

En este mismo orden de ideas, considera esta Sala que la publicación del Aviso Oficial dictado por el entonces Viceministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio en fecha 03 de septiembre de 2008, mediante la cual se solicitó la “ratificación” de los recursos jerárquicos, debe entenderse como un acto por el cual la Administración pretendió conocer si existía interés de los solicitantes en dar continuidad a la tramitación de los procedimientos ya en curso.

En efecto, en los propios términos del aviso oficial aludido, se trata de reiterar o confirmar la existencia de un interés jurídico actual del solicitante a fin de la aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esto es, la declaratoria de perención del procedimiento administrativo, en aquel supuesto en que transcurrido el lapso no se produzca la manifestación de interés; o bien continuar el trámite en caso de producirse su ratificación, el cual deberá culminar con la confirmación, modificación o revocatoria del acto impugnado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 eiusdem.

Así pues, la mencionada ratificación de ningún modo puede dar lugar a entender que se produjo un nuevo silencio de la Administración y valerse de esa ficción legal para reabrir la vía contencioso-administrativa, cuando dicho silencio ya había operado en anterior oportunidad con motivo de la interposición del recurso jerárquico de fecha 19 de septiembre de 2001

.

De los precedentes expuestos, se constata que la recurrente dejó transcurrir con creces el lapso -establecido en el artículo 134 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis- de seis (6) meses que disponía para interponer el correspondiente recurso de nulidad, contados a partir del vencimiento del plazo de noventa (90) días hábiles que tenía la Administración para decidir el recurso jerárquico ejercido el 22 de junio de 2001. En consecuencia, esta Sala declara inadmisible por extemporáneo el recurso de nulidad incoado. Así se decide.

Por último, y en concordancia con el precedente jurisprudencial ya citado, el presente pronunciamiento no acarrea la caducidad del recurso de nulidad que ejerza la parte actora contra el acto que en definitiva pudiera producirse, pues el silencio en el que incurrió la Administración no la exime del deber de dictar una decisión expresa debidamente fundamentada, garantizando con ello el derecho constitucional del administrado a obtener una oportuna y adecuada respuesta. Así finalmente se establece.

IV

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de nulidad ejercido por la representación judicial de la sociedad mercantil LUCKY LTD, contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, al haber omitido dar respuesta al recurso jerárquico incoado por la empresa recurrente en fecha 22 de junio de 2001 y ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución N° 050 dictada por la Registradora de la Propiedad Industrial en fecha 5 de febrero de 2001.

En consecuencia, se REVOCA el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de fecha 1° de diciembre de 2009.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de abril del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

Y.J.G.

Los Magistrados,

L.I. ZERPA

E.G.R.

T.O.Z.

La Secretaria,

S.Y.G.

En siete (07) de abril del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00446, la cual no está firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por motivos justificados.

La Secretaria,

S.Y.G.